十大常見錯誤之智慧財產權觀念

來源:智慧財產局
作者:廖和信
日期:2020.6.12

常見錯誤之智慧財產權觀念?
這可能可以羅列出50項吧!既然列不完,我就以客戶常常『懊悔』,也讓我印象深刻做為例子,這種通常就是常以為『應該是這樣』,但事實上卻不然,錯誤的認知常是受新聞報導影響,導致錯誤認知。

例如以這個新聞為例:

「三年前,OO公司對XX公司生產的連接器提出專利侵害告訴,最近美國陪審團判決XX公司是「蓄意」侵犯….。

…. 因為XX公司確實注重研發,累積數量可觀的重要專利;對於這件訴訟的初步判決,XX公司表示,尊重現階段司法判決,將循相關法律途徑提出救濟。同時聲明,該連接器為XX公司獨立開發成功,全系列產品的設計與技術,均已在美國、歐洲、台灣以及中國大陸取得多項專利,並無侵害OO公司專利情事,另外,XX公司也指稱OO公司的專利無效。」

專利侵權的新聞常常就是這樣報導,但此新聞稿就有3個錯誤觀念,所以很多人就一直有錯誤的認知。

以下是我選出來10大錯誤智慧財產權觀念:

1. XX公司侵害本公司之智慧財產權,一定會違法?
智慧財產權的法律最主要的是:著作權法,商標法,專利法,以及營業秘密法。有些人會認為只要是我『動腦產生的創意』,就一定有『智慧財產權』保護我就對了,但不是這麼一回事。著作權完成時自動取得保護,但商標權及專利權必須申請及審查,取得註冊才有保護,沒註冊就沒有,所以一定要去個別瞭解著作權法,商標法…如何取得保護的基本概念。

2. XX離職主管竊取本公司機密,當然違反營業秘密法?
這種事發生非常頻繁,也的確是公司重要機密,譬如是客戶名單,但不是我們主觀認為是機密,就合乎營業秘密法規範的機密。必須符合以下四個條件,尤其特別要注意『第四點』,就是公司必須主動去執行的,是很多小公司容易忽略的:

(一)需具有秘密性,非一般涉及該類資訊之人所知者。

(二)因其秘密性而 具有實際或潛在之經濟價值者。

(三)營業秘密所有人已採取合理之保密措施者(如:與員工簽訂保密契約,或將文件設定機密等級,設密碼,權限管理等)。

3. 外包給他人執行美術設計,網頁設計,影片製作,產品外觀設計,技術開發等等,智慧財產權當然是屬於出錢的出資人?
大家一般的邏輯應該都會認為是出錢的出資人的,不然出錢當冤大頭嗎?通常外包所產生的智慧財產權,大多數是產生『著作權』及『專利權』。然而在著作權法與專利法明文規定,若雙方沒有簽約,『著作權』及『專利權』都屬於受聘的外包廠商(個人或公司),出資人只有利用、實施的權利。所以如果出資人要取得權利,雙方就要簽約約定。很常見報的糾紛如婚紗攝影,婚紗攝影公司是擁有著作權,也可不交付攝影的檔案,除非事先約定好。

4. 使用他人著作,只要沒有營利目的,應該就沒事?**
在保護著作人之權益時,為兼顧社會大眾利用著作的權益,允許在合理使用下,不侵害著作權。一般而言,若是為教育、個人利用等非營利目的時,合理使用空間越大,但不代表非營利目的,就是合理使用。還要衡量下面事項(著作權法第65條):

(1). 利用之目的及性質,包括係為商業目的或非營利教育目的。

(2). 著作之性質。

(3). 所利用之質量及其在整個作所占之比例。(除考慮引用比例之外,也要考慮利用他人著作的質量,假設引用比例雖只有2%,一般會被認為合理使用,但引用的部分卻是原著作最精華的部分,仍會被認為非合理使用而判為侵權)

(4). 利用結果對作潛在巿場與現在價值之影響。

例如:英文老師拿著英文繪本講故事,並在網路上公開播放免費讓大家看,雖無營利,也是教育目的,但對於這本英文繪本潛在巿場影響很大,因此還是相當可能構成非合理使用。當然英文老師在課堂上使用,這就沒問題,屬於合理使用。

5. 替自己開發的產品取了個創新的名字,競爭者不可以使用吧?
假如你開發了一個新的冰品,有新的外觀,不同的配料,你幫這個冰品取了個從所未有的名稱『北極風暴』。沒想到賣了20年的冰,第一次爆紅,報紙、雜誌,部落客紛紛推薦。

接著一堆冰店也開始模仿,而且模仿得唯妙唯俏,更讓你氣炸的是名字也照抄,也叫『北極風暴』,有的甚至打上『正宗-北極風暴』,『全台第一家-北極風暴』…。

你可以告仿冒者使用你取的名字嗎?可以的,但前提是你有替『北極風暴』申請商標,並獲得商標。如果沒有的話,你可能還要擔心仿冒者搶先去登記『北極風暴』,然後展示『商標證書』自稱是『正宗』。

也許有人跟你說,告仿冒者侵害著作權,著作權的確保護『語文著作』,如詩、歌詞、短文、廣告文案、小說等等,但著作權不保護『名詞』,所以『北極風暴』不會受到著作權保護。

6. 申請商標需要新創名稱,普通名詞不可以?
幾年前有公司申請『好人卡』及『囧rz』等商標,許多網友氣得跳腳,理由是『好人卡』及『囧rz』算是流行性用語,怎可剽竊、侵佔試圖去申請商標。

許多人就會誤以為普通名詞不可成為商標,需要『自創字』才可,其實是被報章雜誌所誤導了,譬如『鱷魚』蚊香、『黑人』牙膏都是普通名詞。『好人卡』及『囧rz』最後被核駁是因為被認定是流行性用語,而不具識別性(一般消費者不會認為這是表彰商品或服務的商標)。

重點是普通名詞如果具有識別性,譬如不是在說明產品本身,就可以提出申請。例如申請「香蕉」的商標並指定商品為水果,則不會獲准商標,然而「香蕉」指定商品於椅子則可能會獲准。

當然由於註冊商標累積量很大,『自創字』比較有機會與已註冊商標不同或不近似,因此『自創字』核准機率一般比較高。

7. 蛋糕的外觀能保護嗎?
台灣真的是世界美食中心,而且常常看到新創的料理,甜點等。譬如蛋糕就常常有新的口味及設計,一旦爆紅,就常有其他業者跟著抄襲,這時原創者可以告仿冒者嗎?

蛋糕的新設計有什麼權利?

蛋糕的外觀設計一般不會被認為是美術著作,因為『著作權』是為文學、科學、藝術或其他學術範圍之創作,『蛋糕的造型』並不是『藝術創作』。當然如果蛋糕上有呈現具美感的美術著作(例如卡通圖案),則該圖案可能會受到著作權法的保護。

那該怎麼辦?專利有兩大類,一種是功能性專利,一種是保護外觀設計的專利。蛋糕的造型或外觀應該去申請『設計專利』,很多人以為『設計專利』是保護所謂的『工業』產品,如椅子、手機、玩具等產品,事實上『設計專利』保護的對像是很廣的,只要是可大量生產的物品,都是受保護的對像,所以食品也是可受到『設計專利』保護。

8. 因為是自主研發,不抄襲他人,所以不會侵害他人專利?
本文一開始所提到的專利新聞就是這樣,一般專利被告廠商都會發出一個聲明:『這是本公司獨立開發成功,並無抄襲』。

然而以專利權而言,重點是在於你的產品/方法是否有侵害他人的專利,跟你是否獨立開發無關。

商標也是一樣的,也許你的商品品牌是自己想的,並不是抄人家的商標,但近似他人註冊的商標有可能使消費者產生混淆,也是侵權的。

『無抄襲,無侵權』這個概念是著作權法的概念,一般原告要證明被告有侵害著作權,『抄襲』的證據力要足夠才行。

9. 我的產品有專利就可以製造、販賣?
接續上面的情景,一般專利被告廠商若自己本身也有專利的話,也常會發出一個聲明:『本公司所販賣的產品已取得專利,所以並無侵害OO公司專利情事』。

我的產品有專利,為何會侵害他人專利呢?

這是因為一個產品可能有許多專利,以智慧手機為例,至少就有上萬以上的專利,諸如手機螢幕,無線通訊,電池,軟體操作介面,系統軟體,外殼塗層材料,處理晶片…等都有專利。也許你生產的智慧手機有無線通訊天線的專利,但還是有可能侵害他人關於系統軟體,手機螢幕,天線材料等的專利。

10. 我被告專利侵權,我只是賣而已,東西又不是我做的,專利權人應該去告製造廠商啊?!
若有產品疑似侵害專利,專利權人可以告製造商,販賣商,進口商或甚至使用的人。其實不只專利,包括著作權,商標也一樣,販賣著作權、商標或專利的侵權產品都是違法的。