商標被仿冒或惡意註冊時該如何處理?

來源:智慧財產局
作者:賴文平
日期:2020.11.27

商標法的核心內容主要分成三部分:一、是商標權的取得,二、是商標權的保護,三、是商標侵權的救濟方法。商標的取得,主要在探討那些商標具有合法性而准予註冊,這就牽涉到商標註冊的實質審查。因此,對企業而言,選定一個合法性的商標是首要工作。

然而,在現實商業中經常發現商標被他人惡意註冊,例如:非法佔有他人未註冊商標、攀附他人著名商標商譽的申請案、損害他人在先權利的申請案。

商標權的保護除了傳統的專用權及排他權的權利行使之外,出現更多以不正當競爭為目的各種手段,如網路關鍵字、網域名稱、企業名稱、不同商品上的惡意註冊,這些行為讓企業在商標維權上付出更大的代價。

商標法對制止商標惡意註冊及商標侵權之保護雖立有完善制度,但是商標所有人面對此類問題發生時,猶束手無策。

本篇文章基於實用性,因此,採用問答體例撰寫,讓商標所有人面對商標仿冒及商標惡意註冊時,達到易於上手解決問題為目的。

一、遇有商標疑似被仿冒時,首要的工作

當發現有商標疑似被侵害時,首先的工作是檢視自己商標的有效性及權利範圍,包括商標是否在有效期間,商標申請註冊時所載明商標及指定之商品或服務具體的名稱。

商標法第19條第1項「申請商標註冊,應備具申請書,載明申請人、商標圖樣及指定使用之商品或服務,向商標專責機關申請之」。商標法第35條第1項「商標權人於經註冊指定之商品或服務,取得商標權」。因此,商標權人首要工作先檢視商標註冊證上所指定之商品或服務,與疑似侵權的商品是或相同或類似。若判斷上有困難者,可參考智慧局所頒「商品及服務分類暨相互檢索參考資料」,加以比對分析。

商標法第33條「商標自註冊公告當日起,由權利人取得商標權,商標權期間為10年。商標權期間得申請延展,每次延展為10年」。商標權人可以在商標註冊證上找出專用期間,如果過了專用期間又未辦理延展,則商標權消滅,就不能主張任何權利。

二、侵權行為是否屬於一般商標侵權態樣

商標法第68條「未經商標權人同意,為行銷目的而有下列情形之一,為侵害商標權:一、於同一商品或服務,使用相同於註冊商標之商標者;二、於類似之商品或服務,使用相同於註冊商標之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者;三、於同一或類似之商品或服務,使用近似於註冊商標之商標,有致相關消費者混淆誤認之虞者」。從條文解釋除商品或服務同一或類似外;另一構成要件必需註冊商標與侵權商標構成相同或近似。

構成商標近似的態樣有三:外觀近似、觀念近似、讀音近似。然而在外觀、觀念或讀音方面有一近似者,並非即可當然推斷為商標近似,要考慮個案之不同,以其是否達到可能引起商品或服務之消費者混淆誤認的程度為判斷近似之依歸,以下針對三種態樣加以說明:

A.外觀近似:商標之構成,如包括文字、圖形、記號之聯合式者,其有無近似,應就整體外觀之印象,判斷其是否足以發生混淆。

B.觀念近似:即指二商標之意義是否相同或近似,判斷其是否足以發生混淆。

C.讀音近似:單純文字商標,消費者以口頭或電話訂貨,或商品係以收音機或電視廣告時,聽覺上之反應足以發生混淆者即為近似。

三、是否為商標擬制侵權行為

所謂商標擬制侵權行為是指商標法第68條以外的行為,該行為通常是一種不正當競爭為目的,而攀附他人著名商標的商譽,商標法為維護商業秩序而規定視為侵害商標權。

商標法第70條未得商標權人同意,有下列情形之一,視為侵害商標權:

(一)明知為他人著名之註冊商標,而使用相同或近似之商標,有致減損該商標之識別性或信譽之虞者。
(二)明知為他人著名之註冊商標,而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱,有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者。
(三)明知有第六十八條侵害商標權之虞,而製造、持有、陳列、販賣、輸出或輸入尚未與商品或服務結合之標籤、吊牌、包裝容器或與服務有關之物品。

四、侵權行為是否為商標權效力所不及之態樣

商標權人主張他人侵害其商標時,侵權人多藉口正當行為加以抗辯,主張商標權效力所不及。其抗辯的理由:

(一)符合商業交易習慣之誠實信用方法,為描述性使用。
(二)符合功能性或指示性使用,表示自己所提供商品或服務的內容或用途。
(三)主張善意在先使用,即使用人主張在商標權人商標註冊申請日前,已在我國有持續使用的事實。
(四)主張權利耗盡,即指已經商標權人同意而流通於市場上之商品,不論第一次投入市場在國內或國外,都不能再主張其商標權,也就是不能禁止真品平行輸入,通稱的「水貨」。

五、何謂惡意註冊

惡意註冊有稱為「搶先註冊」,在商標法上並沒有明確具體指稱是哪一個條文。由於大部分國家對商標權取得的方式主要採「註冊原則」所以任何人都可以申請註冊,也以申請在先者取得商標權。

在這種制度下,就有可能發生申請者明知或應知是他人使用的商標,仍然將他人的商標加以申請註冊,主觀惡意,具有不正當競爭的目的。

六、惡意搶註的類型及相對應條文

(一)非法佔有他人未註冊商標
商標法第30條第1項第12款「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標,而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係,知悉他人商標存在,意圖仿襲而申請註冊者。但經其同意申請註冊者,不在此限。」

(二)攀附他人著名商標
申請人將他人著名商標申請在著名商標所指定以外的商品或服務。商標法第30條第1項第11款「相同或近似於他人著名商標或標章,有致相關公眾混淆誤認之虞,或有減損著名商標或標章之識別性或信譽之虞者。但得該商標或標章之所有人同意申請註冊者,不在此限。」

(三)損害他人商標以外其他在先權利:
 1.將他人肖像或著名之姓名、藝名、筆名、字號申請註冊。(商標法第30條第1項第13款)
 2. 將著名之法人、商號或其他團體之名稱申請註冊。(商標法第30條第1項第14款)
 3. 將他人之著作權、專利權或其他權利申請註冊。(商標法第30條第1項第15款)

七、惡意搶註商標撤銷的途徑

對於商標在取得註冊時已具有不得註冊的事由,仍得透過異議、評定之爭議程序,向商標專責機關提出撤銷請求,由專責機關將原本不應註冊卻准予註冊的瑕疵行政處分予以撤銷,使已生效的核准處分溯及自始失其效力。可依商標法第48條及第57條異議、評定二種途徑申請撤銷。

八、對知悉他人商標仿襲惡意註冊,申請撤銷的技巧

商標之撤銷,無論是異議或評定,都必須對其所據以主張法條為法律意見之陳述及供證明或釋明用之證據。因此,需依其所主張之法條之法律構成要件逐一演示並配合證據說明。

以商標法第30條第1項第12款為例,其法律明文規定構成要件如下:

 1.商標相同或近似。
 2.有先使用商標之事實。
 3.註冊商標所指定商品或服務與在先使用之商標為同一或類似商品。
 4.知悉他人商標存在之事實。
因此,撤銷申請人除必須就法律構成要件逐一演示,尚必須就「具有契約、地緣、業務往來或其他關係,知悉先使用之存在」的事實,在申請書加以舉證。下列為實務上具有證據證明力:

 1.先使用人與申請人之間來往信函、交易憑證、採購資料。
 2.先使用人與申請人間親屬關係之身分證明文件。
 3.先使用人與申請人營業地係位居同一街道或鄰街之地址位置證明文件。
 4.使用人與申請人因具投資關係,曾為股東、代表人、經理、職員等之股東或員工任職證明文件。
 5.因商標事件涉訟關係,先使用人與申請人曾互為商標爭議案對造當事人而有商標評定書、異議審定書或撤銷處分等相關資料。
 6.其他可認定申請人知悉先使用商標存在之證據資料。