★言信專題分享-智慧財產法院 109 年度行商訴字第 119 號判決─談商標使用
(作者：言信國際專利商標事務所 商標部主任 黃苓禎)
許多企業設計公仔或吉祥物來做為品牌形象宣傳行銷方式，來增加消費者對其品牌的注意及記憶途徑，以利消費者能夠將公仔、吉祥物所表彰的形象與其所產製商品或提供的服務產生連結，並與其他企業之商品或服務相區別，而且企業亦可透過著作權或商標權來保護其所設計的公仔、吉祥物的圖像。不過，除了圖像之外，公仔、吉祥物有時也會被賦予讓消費者能夠容易記憶的名稱，那麼公仔、吉祥物的名稱是否可作為商標權保護的範圍之一呢？此外，如果想要保護吉祥物名稱，需要注意方式為何？本文以下首先來看智慧財產法院 109 年度行商訴字第 119 號判決釋明「公仔或吉祥物之名稱並非屬商標使用」，其次來討論商標的申請註冊與使用重要性。
一、關於事實部分彙整如下：
原告（蕭OO）於107年10月16日申請註冊「小8」商標並獲准註冊列為註冊第1996156號註冊於第30類之「餅乾；穀製零食；麵包；蛋糕；馬鈴薯製薄餅；海綿蛋糕；地瓜球；雞蛋糕；粟餅；奶油香酥餅；紅豆餅；銅鑼燒；鬆餅；法式鹹派；地瓜酥餅；布丁；粉圓；西谷米。」，嗣參加人(美食達人股份有限公司)以系爭商標註冊違反商標法第30條第1 項第11款、第12款規定，對之提起異議。經智慧局（被告）審查後於109 年5 月26日為中台異字第G01080506 號商標異議審定書，以系爭商標註冊有違反商標法第30條第1 項第12款規定為由撤銷系爭商標註冊。原告不服，提起訴願，經濟部於109 年9 月30日以經訴字第10906309250 號決定為訴願駁回，原告不服遂提起行政訴訟。
本案經智慧財產法院判決之結果為訴願決定及原處分均撤銷。關於此案之系爭商標「小8」（如附圖一）及判決中所提及之參加人所有之商標（如附圖二）如下：
二、智慧財產法院 109 年度行商訴字第 119 號判決中關於公仔或吉祥物之名稱並非屬商標使用之理由摘錄整理如下：
- 首先，以商標使用之判斷方式來看：
商標法第30條第1 項第12款規定旨在避免襲用他人創用之商標而搶先註冊，則他人先使用之文字或圖樣若非作為商標使用，自無上開規定之適用。又他人所先使用者，除應符合商標法第5 條商標使用之規定外，更應能證明係屬「商業交易過程而使用」以及「客觀上應足以使相關消費者認識其為商標，且其使用並應符合一般商業交易習慣」之要件，始足當之（最高行政法院105年度判字第394 號判決參照）。
- 其次，再看系爭商標與據爭之「小8」文字，原則上法院認為系爭商標與據爭「小8」文字係屬於構成近似程度高，且使用在類似程度極高之糕餅等商品及餐飲服務。
- 然而，在此法院於此判決中，依參加人於異議階段所提出其於系爭商標申請前有先使用據爭「小8」文字之證據資料來看，認為參加人並未將「小8」作為商標使用之理由如下：
- 由參加人85度C 官方網站之102 年11月4 日新聞年報及自由財經之報導內容，主要在報導「85度C 」欲打造二代店、規劃全天候餐點、搶攻外食市場等目標，仍係以行銷85度C品牌為目的，僅以極小部分篇幅提及據爭「小8」文字，且由上開文字敘述，可知據爭「小8」文字僅係作為餐點名稱之一部分，並因參加人將如附圖二所示之商標圖樣以小8 命名，故以擬人化說法推出「小8 最愛」、「小8 推薦商品」，由一般商業交易過程而言，相關消費者僅能認識85度C 為商標，尚不足以使相關消費者認識據爭「小8」文字亦為該品牌之商標。
- 再由參加人85度C 官方網站之103 年7 月9 日、7 月14日、 8 月12日新聞年報及103 年7 月15日中時電子報報導內容、85度C官方臉書網頁標示、85度C廣告型錄記載，上開內容主要仍係參加人在介紹其旗下品牌「85度C」推出之新商品，且新商品係以「小8」命名之商品名稱，均仍以85度C 為主要行銷目的，並非行銷據爭「小8」文字之相關訊息或資料，單憑上開據爭「小8」文字，實無從使消費者得以認識其具表彰指示商品來源的識別功能，尚難認定據爭「小8」文字有作為商標使用之論據，自無作為先使用之證據資料。
- 參加人所提出申證4 以小8 為名發想設計公仔圖案及周邊商品，其上固有「小8 徽章」、「小8 日之活動立架」、「平面文宣- 小8 款」、「小8 磁鐵」、「小8 木擺設」及「小8 FRP 擺設」文字，然觀諸申證4 之內容，明顯係參加人送請他人委製之圖樣，並非一般消費者所能直接接觸之證據資料，一般消費者所能直接接觸者，僅參加人將如附圖二所示之商標圖樣設計之造型徽章、活動立架、平面文宣、磁鐵、木擺設及FRP 擺設實物而已，而該等商品除活動立架之「小8 日」外，全無出現據爭「小 8」文字，且如附圖二所稱之商標圖樣，係因參加人之命名故稱為「小8 」，然觀其圖樣造型，亦極類似於雪人造型，依一般交易習慣，消費者實自無從由上開公仔圖案及周邊商品，即認識到據爭「小8 」文字亦為參加人旗下85度C 連鎖咖啡店之商標。
- 另102 年12月26日部落客文章中敘述「活力平方針對85度C 的年節禮盒，規劃了小8 系列可愛版，今年85度C 的年節禮盒訴求歡樂氣氛增加童趣…」、或103年3月15日部落格文章中敘述「店外也放了新吉祥物『小8 』」，並附有小8 公仔之照片、又或是在104年6月2日部落格文章敘述「85度C 排隊小8 起司蛋糕：瑄媽今天閒來無事路過85度C 時，就那巧剛好看見這款排隊小8 起司蛋糕」，並附有如附圖二所示圖樣之起士蛋糕照片，由上開文章內容，僅在介紹85度C 推出新年節禮盒，規劃小8 系列可愛版，或表示小8 公仔為85度C 之吉祥物，抑或表示85度C 有一款人氣排隊商品即小8 起司蛋糕，可知參加人僅係將據爭「小8」文字作為禮盒或商品名稱之一部分，抑或公仔、吉祥物之名稱，由一般商業交易過程而言，相關消費者僅所認識者仍係以85度C 為商標，尚不足以使相關消費者認識據爭「小 8」文字亦為該品牌之商標。
- 又由參加人所提出之Google搜尋網頁結果，可知參加人尚需同時以「85度C 小8」為關鍵字始得搜尋出與85度C 或據爭「小8」文字相關之資料，惟該等網頁搜尋結果，大多為上述之新聞報導或參加人85度C 官方網站資料，而該等資料均不足以使消費者得以認識據爭「小8」文字具表彰指示商品來源識別功能，業如前述，自無從作為先使用之證據資料。
- 基於上述理由，法院認為：參加人所提出據爭「小8」文字之使用證據資料，客觀上均無從使消費者得以認識其具表彰指示商品來源之識別功能，並非商標之使用，尚難認定據爭「小8」文字有作為商標使用之論據，自無作為先使用之證據資料。
三、由此判決對於公仔、吉祥物名稱之理由，探討商標使用方式的重要性：
- 首先，就本案來看在判斷證據資料是否為商標使用的部分，法院的見解明顯與智慧局和訴願審議委員會不同。據爭的「小8」文字在智慧局異議程序及訴願程序中，皆認為參加人提供之證據資料足以證明參加人已先在市場使用據爭之「小8」商標。本案法院認為「小8」文字的使用之方式僅是 作為餐點名稱、禮盒或商品名稱之一部分、或僅是以附圖二之以小8 命名之商標圖樣，以擬人化說法推出「小8 最愛」、「小8 推薦商品」，抑或僅為表示附圖二商標圖樣之 公仔、吉祥物之名稱「小8」，因而法院認為從參加人商標使用情況來看，外觀似雪人的公仔圖形無法直觀與小8文字有所連結，且由一般商業交易過程而言，參加人提供之證據資料讓相關消費者所認識的仍僅為「85度C」連鎖咖啡店之商標。
- 由此可知，除了此個案上的公仔、吉祥物之名稱是否可以作為商標使用之外，更重要的是商標的使用方式是否能更讓消費者得以認識。若企業希望保護代表其公司形象之圖像或文字名稱，又或是商標法第18條規定之記號、顏色、立體形狀、動態、全像圖、聲音等，或其聯合式所組成之具識別性標識擬作為商標使用，最佳的情況為盡早提出商標申請註冊，並積極使用、行銷註冊商標，較有利於保護及對有侵害商標權之情況主張權利。
- 其次，商標申請註冊後之使用方式須符合商標法第5條規定商標之使用是指為行銷之目的，諸如：將商標用於商品或其包裝容器；或將商標用於與提供服務有關之物品；或將商標用於與商品或服務有關之商業文書或廣告…等，並在實際交易過程中商標使用、呈現方式需要能夠讓消費者認識該商標，判斷商標所表彰之商品或服務之來源。
- 基此，其實公仔或吉祥物的名稱並非被不能作為商標申請或使用，而是如果希望公仔、吉祥物之名稱能成為消費者認識並得與其他產製者商品做為區別之基礎，即應該留意行銷的方式，於廣告行銷時應以「小8」文字為主視覺印象，讓相關消費者得以看見「小8」文字，即得以聯想為參加人所產製之糕餅商品或提供之餐飲服務，以避免如本件之狀況，即以公仔或吉祥物命名為「小8」作為企業旗下之系列商標，但實際上公仔、吉祥物之商標圖樣外觀無法直接聯想為文字「小8」，或雖有小8文字但僅為表示商品名稱，或擬人化宣傳用語，給予消費者之印象難以做為商標識別商品或服務提供的來源，而不利於主張在市場上已先使用「小8」為做為商標實際使用證據，使得商標使用證據的認定因人之生活經驗認知可能產生差異性。
※參考資料：智慧財產法院 109 年度行商訴字第 119 號判決及其附件圖表