★言信專題分享-淺談各國分割案之時機點的差異

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(作者：言信國際專利商標事務所 專利工程師 李依蓓)

 

  • 前言

當一申請案具有兩個以上的發明時，應以不同的申請案分別提出，不能併為一個申請案提出，此即「一發明一申請」原則，亦稱為「發明單一性」。然實務上，申請人為了搶先取得申請日，通常將兩個以上的發明合併於一個申請案中，於日後再將該申請案分割成不同專利申請案，以享有原先案件的申請日及優先權。所謂分割案即是從原案所揭露的內容中，將尚未主張權利的部分提出分割申請案，作為專利權延續的一部份；而由於不同國家之專利法制體系的差異，使申請人對於提出分割時點有著不同的考量。以下簡單整理各國分割案之差異，以及其申請時機點。

 

  • 台灣

首先就我國分割案之規定而論，依據現行專利法第 34 條第 1 項及第 2 項規定，專利申請案實質為兩個以上之發明時，可由審查委員要求分割，或由申請人自行提出分割申請。而其分割時機點為：

  1. 原申請案 (即為母案) 再審查審定前，仍以是否繫屬智慧局為可否提出分割申請的判斷原則；但若初審核駁審定書送達後未先提出再審查申請且經受理者，不得申請分割。
  2. 初審或再審查核准審定書送達後三個月內，可提出分割申請。

 

  • 美國

針對分割案，美國專利法體系有一延續(Continuing)申請制度，申請在後之非臨時案(子案)可主張仍於審查中(Copending)之申請在先之非臨時案(母案)的權益，即在提出一件非臨時案的專利申請後，若該申請仍在審查程序中，則申請人可以其作為母案提交一子案申請，並享有母案的優先權，且亦可增加新的申請專利範圍。

依據不同的專利法規定，延續案(Continuing Application)包括三種態樣：

  1. 連續案(Continuation Application，CA 或 CON)，係指將已揭露於母案說明書中，但未列入申請專利範圍內之技術內容，重新提出一申請案。
  2. 部分連續案(Continuation-in-part Application，CIP)，係指將已揭露於母案說明書中，但未列入申請專利範圍內之技術內容，加上新事項(new matter)並重新提出一申請案。
  3. 分割案(Divisional Application，DA 或 DIV)，係將母案的部分內容分割出重新申請一非臨時案。
  • 根據美國專利法 35 U.S.C.121，若在一件申請案中包括兩個以上獨立及獨特(independent and distinct)的發明時，審查人員會發出限制性要求(restriction requirement)的審查意見，並要求申請人從中選擇其中一個發明，至於其他未選擇的發明內容，可提出分割申請，另案進行審查。
  • 美國提出分割的時機點：於母案或子案公告或撤回前均可提出分割申請，而母案或子案核准後，不得以此專利作為引證資料對抗後續如分割案或原申請案。

 

  • 歐洲

歐洲的專利法規定，當一申請案具有超過一個以上的發明時，需以分割案的形式保護超出的部分，而其提出分割的時機點為：申請人在不超出母案的內容下，可以對任何還在「審查中 (pending)」的歐洲專利申請案件提出分割申請。

  • 歐洲可接受「連續分割案 (sequence divisional application)」，即一分割案可為後續分割案的母案，同理延續產生的後續分割案，該連續分割案的提出申請時機點只需在分割案之前一母案為審查中的狀態即可提出。
  • 所謂「審查中」的定義為：在歐洲專利公報刊登授予專利之日前的申請案(不含公告日)，皆為審查中的狀態，而若母案或先前子案已經核駁、撤回或視為撤回時，則無法提出申請分割。
  • 專利案件於以下幾個階段為「審查中」的狀態：
  • 核駁審定後：申請案被核駁後，可提出訴願，在提出訴願申請的法定期間屆至前或該申請案於訴訟程序中；亦即在訴願期間屆滿前或訴願駁回前，該申請案皆為「審查中」的狀態。
  • 撤回：若申請案被撤回，則在收到撤回書面通知書之日前，尚可提出分割申請。
  • 視為撤回生效前：超過法定期限而視為撤回者，不再屬於「審查中」的狀態。而若是未於法定期間繳納維持費時，因申請案在繳納復權費(additional fee)前可再有六個月的復權期間，所以此一復權期間仍是屬於「審查中」的狀態，待超過六個月的復權期間後仍未繳費者，該申請案視為撤回。

 

  • 中國

在中國，申請人可被動地由審查委員要求分割，或主動提出分割申請；而其提出分割的時機點與歐洲類似，若原專利申請仍在「審查中」，就可提出分割申請。

  • 而就中國對於「審查中」的狀態定義可分為以下幾個階段：
  • 核准審定：收到核准審定書後兩個月內提出分割申請。
  • 核駁審定：收到核駁審定書後三個月內，無論是否提出複審請求，均可申請分割；而在提出複審請求以後及對複審決定不服提起行政訴訟期間，亦可提出分割申請。
  • 撤回或視為撤回：在此階段，中國對於「審查中」的狀態並無相關說明，僅推定中國對於母案視為撤回時，應可提出恢復權利之申請，而至於視為撤回後至回復權利前之期間，是否為「審查中」狀態並不確定。

 

  • 日本

日本提出分割的時機點在於：在能夠對申請文件進行修正時或限定期間內前，均可提出分割申請。

  • 日本對於「修正或限定期間內」的定義可分為以下幾個階段：
  • 核准審定：核准審定前均可修正，即均可提出分割申請；或是於核准審定書送達後30日內，需提出分割申請。
  • 核駁審定：核駁審定前，於申復修正期間內可提出分割申請；然而在核駁審定後，則須於核駁審定書送達後三個月內提起訴願，並僅能於提起訴願的這三個月提出分割申請。一旦收到核駁審定書後，儘管行政訴訟最終授予專利，仍無法再提出分割申請。

 

  • 結語

各國的專利分割案基本上都是以母案所揭露的內容中，進一步分割部分內容為新的申請案件，而美國則有部分連續案的選擇，可新增未於母案揭露的新事項。

關於各國申請分割案的時機點，以下簡單總結：

核准審定前：各國於核准審定書送達前均可提出申請。

核准審定後：各國規定時間略有差異。

核駁審定前：與核准前相同，可在核駁審定前提出分割申請；而日本則須於指定修正期間內才允許申請分割。

核駁審定後：歐洲及中國可於指定時間內提出申請；日本則是於三個月內提出申請；我國於再審查前可提出申請；美國則在核駁審定後便不允許申請分割。

 

專利分割案的概念除了用以克服專利申請案件不符單一性的問題，實務上亦是申請人進行專利布局考量的一種工具。雖然各國對於分割案的申請時機點不盡相同，但目前皆朝放寬分割案時機點的方向進行修正。藉由延長或擴大分割時機點，可令專利的佈局更具彈性；故，申請人可以善用不同國家的規範，進一步透過分割案保護自身的專利權。

 

參考資料

本文係整理及改編自智慧財產權月刊 VOL.246 「各國發明專利分割時點之比較與分析」