★言信專題分享-淺談歐洲對於修正中採用排除式用語(disclaimer)的相關規範

(作者：言信國際專利商標事務所專利工程師洪上媮)

前言

一般來說，專利所請求之標的通常是以正面記載的形式界定其內容，諸如「包括」、「包含」或「具有」等皆為常見的連接詞。然而，當採用正面記載形式而無法令申請專利範圍明確或簡潔地表達時，申請人得改採負面記載形式，也就是排除式用語(disclaimer)界定申請專利範圍，例如運用「不包括」、「不包含」、「不具有」或「除…之外」等連接詞描述。

排除式用語時常用以凸顯所請專利的新穎性，或者用於請求項無法以正面記載形式界定的情形。例如：利用排除式用語將請求項中與先前技術重疊的部分技術特徵予以排除，藉以將兩者區隔。然而，以排除式用語修正專利申請範圍時，有可能造成修正後請求項不明確或不簡潔，抑或是產生新事項而違反修正規範的狀況。各國對於排除式用語的規定仍有所差異，而本文於此主要是以歐洲專利局(European Patent Office，EPO)之相關實務內容為討論的範疇。

歐洲專利局對於修正中採用排除式用語的規定

歐洲專利局將排除式用語(例如：修正時於請求項寫入X不為X1)分為兩種類型，一種是其排除情形(說明書中已經描述X不為X1)已經揭示於原申請案中[1]，另一種則是其排除情形未揭示於原申請案中[2](說明書中未描述X不為X1)；其中，後者則再細分為兩種：「要被排除的標的物在原申請未揭示[3](說明書中未描述X1)」及「要被排除的標的在原申請已揭示[4](說明書中有描述X1)」，詳細說明如下：

排除情形已揭示於原申請案中：

在這種情況下，指的是原申請案在申請時已經揭示了特定標的並非發明的一部分；例如，在原申請中可能有以下敘述：「…所述的醫藥組合物不包括一抗生素」或是「…但條件是不包括熔點小於110℃的樹脂組合物」；排除式用語與正面記載形式一樣，可以是結構性的或功能性的，也可以與物理實體或運動有關。將前述排除式用語修正進專利申請範圍時，也必須滿足歐洲專利法第84條對於請求項須明確、簡潔地描述專利申請範圍並能被說明書所支持的要求，而且不得違反專利法第123條第2項對於修正的相關規定。

排除情形未揭示於原申請案：

此情形所指的是，案件申請時沒有明確揭示所請發明是否排除現階段要被排除的標的；而依據所謂「要被排除的標的」本身是否在原申請案中被揭示又可再被細分為以下兩種情形：

要被排除的標的在原申請未揭示：

就是所謂的「未揭露的排除式用語(undisclosed disclaimer)」。一般來說，為了恢復申請的新穎性而引入未揭露的排除式用語來重新定義請求項的範圍時，可能會因為要被排除的標的未揭示於申請時的說明書中，導致新事項的產生而違反專利法第123條關於修正的相關規定；然而，在某些情況下，此種修正是可以被允許的，參見案例G0001/03[5]，例如：

基於專利法第54條第3、4項的規定，為恢復申請案相較於先前技術的新穎性；
根據專利法第54條第2項，為恢復申請案相較於先前技術中「意外的預見/揭示(accidental anticipation/disclosure)」的新穎性；其中所謂意外的預見是指，其與所請發明不相關或相距甚遠，以致於本領域具通常知識者在實施該發明時絕不會將其考慮在內。更進一步，評估何為「意外」狀態與進步性的評析無關，亦即先前技術並不會因為沒被視為最接近的現有技術，而被當作一種意外的預見。意外的預見的實際例子可以參考案例T 298/01[6]，該案是關於相同的化合物作為起始物進行完全不同的反應而產生不同的最終產物。然而，實際上要達成上述條件而足以被視為是意外的預見不是那麼容易的；以案例T 1218/14[7]為例，係爭專利EP1812548是關於一種飲料的製造方法，其製造過程有飲料與交聯酶的接觸，而引證1揭示了一種將含有交聯酶的小麥麵團加工產生糖漿的製造方法，儘管飲料(係爭專利)與麵粉(引證1)所涉及的研究領域不同，且引證1與飲料本身並不相關，但上訴法院依舊認為引證1揭示了一種飲料添加劑，且其與飲料添加劑的領域相關，因而認為其不足以被視為是意外的預見。由此可知，對於意外的預見與評估進步性的相關性而言，法院有較廣泛的見解，可能導致申請人在進行事前的可專利性檢索及分析時，需要進一步擴張搜尋的領域。
根據專利法第52至57條的規定，排除因非技術理由而不被考慮授予專利的標的，例如：基於專利法第53條(c)項，排除對人體或動物體進行治療或診斷的方法。

此外，該些未揭示的排除式用語寫入申請專利範圍後，不應對所請標的產生技術貢獻，亦不會改變原申請的技術教示，更不會與影響進步性的評析；否則，其排除式用語將不被接受。

要被排除的標的在原申請已揭示：

採用此類型的排除式用語修改專利申請範圍的適當性，須以案例G0002/10[8]為標準；亦即，在寫入此種排除式用語後，請求項中保留的標的，無論明示或是暗示，在申請時點下，會明確且毫無疑義地被該領域具通常知識者視為已被揭示於申請案中；並且該修正同樣須符合歐洲專利審查基準(Guidelines for Examination) H部分V章節之3.2以及專利法第123條第2項對於正面表列界定方式之修正的相關規定。此外，還需對於申請個案的總體技術情形進行評估，亦即需同時考量提交申請時所揭示的標的、被排除之標的以及其與修改後留在請求項中的標的性質及範圍的關係。

結語

眾所皆知，歐洲專利局對於修正的規範相當嚴謹；而由上述內容亦顯見，其對於各種修正態樣是否產生新事項的評估方式及標準更是嚴苛且複雜。所幸該些評估方式大多都有先前的判例作為標準，尚可謂有跡可循。筆者於此，限於篇幅僅簡要地描述應用各種不同的排除式用語可能需要遵照的規範，提供有意採用相關布局方式的申請人參考。

[1] Disclaimer disclosed in the application as originally filed.

[2] Disclaimers not disclosed in the application as originally filed.

[3] The subject-matter to be excluded is disclosed in the application as originally filed.

[4] The subject-matter to be excluded is not disclosed in the application as originally filed.

[5] ECLI:EP:BA:2004:G000103.20040408

[6] ECLI:EP:BA:2004:T029801.20041007

[7] ECLI:EP:BA:2019:T121814.20190208

[8] ECLI:EP:BA:2011:G000210.20110830

參考資料：