★言信專題分享-淺談美國設計專利案例(罐頭展示架)

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(作者：言信國際專利商標事務所 專利工程師 紀伶芳)

 

  • 案例背景

發明人Terry   Johnson在一次錯買濃湯罐頭口味的激發下，設計出Gravity feed dispenser display(重力分配器展示架，美國設計專利D612,646、D621,645，專利權人為Gamon Plus(以下稱Gamon))；

D621,645

D612,646

 

發明人便向Campbell Soup Company(以下稱Campbell)提案合作，Campbell設置展示架後大幅提升濃湯罐頭的銷量，因此陸續向Gamon購置大量展示架(圖1、圖2)；

圖1 -Gamon

圖2 -Gamon

 

但二者合作多年後，Campbell改而向Trinity Manufacturing, L.L.C，以下稱Trinity)購買與Gamon相似的展示架(圖3、圖4)；

圖3-Trinity

圖4-Trinity

 

對此，Gamon控告Campbell與Trinity侵害其設計專利，爾後，Campbell檢具證據(圖5、圖6)對Gamon的設計專利提出多方複審程序(Inter Partes Review, IPR)認為Gamon的設計專利不具非顯而易知性[1]。

圖5-Linz(D405,622)

圖6-Samways

 

  • 判決結果

關於上述Campbell Soup Company(以下稱舉發人)與 Gamon Plus(以下稱系爭設計)乙案，美國專利審判及上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board, PTAB)二次結果都認為舉發人未證明系爭設計(D612,646、D621,645)無效，但美國聯邦巡迴上訴法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)最終仍推翻PTAB的決定給出判決系爭設計無效[2]的結果。

 

  • PTAB與CAFC的觀點差異

(1).舉發人提出多方複審程序–>PTAB認為系爭設計有效：

系爭設計有揭示圓柱體(參上方圖式，D621,645以虛線繪製、D621,646以實線繪製)，舉發人主張證據Linz必存在假想圓柱體(參上方圖5)，但PTAB認為此假設需要大幅修改證據Linz，有違必須依照圖式內容進行比對的原則，因此認為證據Linz不能作為主要引證，且證據Samways揭示二個配送區及標籤部的配置位置都與系爭設計不同(參上方圖6)。

(2).舉發人提出上訴–>CAFC認為系爭設計無效：

專利權人主張證據Linz與系爭設計於容納罐頭的空間與罐頭落下位置具有差異，但CAFC認為專利權人未否認證據Linz用來分配罐頭的部分，因此認為證據Linz有揭示系爭設計的標籤部與圓柱體。

(3).發回PTAB重審–>PTAB仍認為系爭設計有效：

PTAB基於CAFC的判決收回證據Linz不能作為主要引證的決定，但改以系爭設計符合之標籤部(讓消費者識別罐頭口味，舉發人內部資料與人士可證明此效果歸於標籤部)符合商業上的成功、被外界讚揚、被仿冒等輔助性判斷因素[3]的標準認為系爭設計有效。

(4).舉發人再提上訴–>CAFC仍認為系爭設計無效：

CAFC認為系爭設計的滑軌應為顯著特徵(滑軌是系爭設計不主張設計之部分)，在沒有滑軌的情況下如何僅以標籤部、圓柱體、擋片建立出技術的共同廣泛(coextensive)特性，且標籤部在證據Linz中並不是一項新穎特徵，因此於推定關聯性與事實關聯性[1]均不成立，以及仿冒行為不影響判斷系爭設計相較於證據Linz不具非顯而易知性。

 

  • 結論與討論：

美國專利法第171條[4]中記載「製品符合任何的新穎、原創和裝飾性的設計之條件與要求可授予專利」，說明設計專利旨在保護產品的外觀，由於圖式內容即設計所要求保護的範圍，自然於判斷非顯而易知性時應以圖式內容為準，也就是要有實際的物才能進行比對。

編者認為PTAB與CAFC之所以會給出完全不同的判決結果，主因在於是否以實際圖式內容進行比對。系爭設計(D612,646、D621,645)無論是以虛線或實線繪製都明確揭示了一個圓柱體，證據Linz圖式並沒有揭示這項特徵，然而舉發人與CAFC在證據Linz中帶入一個根本不存在圓柱體來與系爭設計進行比對，甚至PTAB只能把討論方向帶往輔助性判斷因素來證明系爭設計具非顯而易知性；此例一開，是否將來專利權人、舉發人、審查者任一方都可以在設計圖式中加入原本不存在的物再進行比對，如此一來對保護範圍的解釋勢必超出原申請圖式的內容，應違背設計專利是以圖式揭示其保護範圍的原則；在證據Linz沒有揭示一個圓柱體的基礎上，從何斷定在證據Linz中加入“一個圓柱體”是必然且合理的，並沒有可以排除在證據Linz加入複數個圓柱體或至少一個其他立體物(例如膠囊狀盒體、球狀物、或多角形盒體等)的理由，是以，證據Linz必然加入一個圓柱體的結合方式顯然是從系爭設計才衍生出的動機與想法。

進一步，編者認為設計專利的保護重點在於產品的外觀，也就是產品能夠讓消費者產生視覺效果的部分，系爭設計的滑軌為消費者看不到的部分，將其作為不主張設計之部分應屬合理，即便系爭設計主張之設計部分包含滑軌，而滑軌本身主要在於提供了讓圓柱體移動且停留在擋片後側的功能，但功能性非屬設計專利保護的範圍，且專利權人沒有在其他專利案中公開滑軌、證據Linz主張之設計部份也未包含滑軌，沒有任何可以認定系爭設計不主張之部分的滑軌應為顯著特徵的理由。

最後，編者認為本案例中的二方審查者於技術的比對與認定上有很明顯的差異，體現了不同審查者的主觀看法對於相同的案件會出現180度大反轉的情況，而專利法中授予專利權人舉證輔助性判斷因素的權利，是在主攻技術之間差異之外的另一個答辯方式，不過輔助性判斷因素能否起到證明系爭專利具非顯而易知性的作用仍取決於審查者的主觀解讀；PTAB與CAFC將商業成功歸於標籤部一個特徵上，導致CAFC以標籤部非新穎特徵得出系爭設計不具非顯而易知性的結果，；但實際上消費者於消費時看到的是標籤部、圓柱體、擋片共同產生的視覺效果，而證據Linz除了沒有揭示一個圓柱體之外，證據Linz揭示向上彎曲的擋片且擋片與外側殼體一同主張、以及證據Samways揭示與標籤部夾有一角度的擋片且擋片與下側底板一同主張，上述擋片皆不同於系爭設計揭示與標籤部平行的擋片((D612,645以虛線繪製、D612,646以實線繪製)且系爭設計並未主張擋片與外側殼體的組合物，並沒有可以說明系爭設計的擋片相較於證據Linz、證據Samway非屬新穎特徵的理由；此外，系爭設計雖是部分設計，由於產品的視覺效果是由主張的所有特徵共同產生的，所以於論述特徵建議將所有主張的特徵視為一個整體來看，也許將系爭設計的三個特徵綁定一起討論輔助性判斷因素的話，有機會避免單一特徵被視為非新穎特徵而依此得出系爭設計無效的情況。

 

  • 參考資料：

[1]從「康寶濃湯展示架」事件論析美國設計專利非顯而易知性判斷實務，徐銘夆著，載於111.3 智慧財產權月刊 VOL.279

https://www.tipo.gov.tw/tw/dl-280735-f3d4593d3eab40cc9dacf5cb72411605.html

[2] CAMPBELL SOUP COMPANY v. GAMON PLUS, INC. (2021-08-19)；https://cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/20-2344.OPINION.8-19-2021_1821952.pdf

[3]淺析美國專利法上之非顯而易知性要件，尹守信著，載於智慧財產月刊84情94.12

https://www.tipo.gov.tw/tw/dl-4706-e44b6448ae25474ebc29d3c198797062.html

[4]美國-專利法第171條原文：”Whoever invents any new, original and ornamental design for an article of manufacture may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.”；https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/171