★言信專題分享-從最高法院 109 年度台上字第 1758 號民事判決 ─淺談聲明不專用與後天識別性之關係
(作者：言信國際專利商標事務所 商標部主任 黃苓禎)
商標申請依商標法第18條第1項、第2項規定，商標為任何具有識別性之標示，指足以使商品或服務之相關消費者認識為指示商品或服務來源，並得與他人之商品或服務相區別者。又依同法第29條第3項，若商標中包含不具識別性部分，有致商標權範圍產生疑慮時，得就不具識別性的部分聲明不在專用之列。所謂不具識別性的部分，可能為同法第29條第1項第1款至第3款規定之「描述所指定商品或服務之品質、用途、原料、產地或相關特性之說明所構成者」、「指定商品或服務之通用標章或名稱所構成者」、「其他不具識別性之標識所構成者」。
商標圖樣中雖然就不具識別性的部分聲明不專用，但商標權人仍得使用整體商標的權利於指定申請註冊之商品或服務行銷、推廣品牌。聲明不專用的部分係不能單獨主張商標權，然而，當他人的商標主要部分與已註冊商標之聲明不專用部分有近似之虞時，是否有任何的救濟機會呢？
本文接下來以最高法院 109 年度台上字第 1758 號民事判決意旨為例，主要自被上訴人台北金融大樓股份有限公司所有之「台北 101」商標、「TAIPEI 101」商標、「101設計圖」商標（第165568號、第165569號、第177868號商標）和上訴人數字科技股份有限公司使用「101名品會」商標近似程度的主張與抗辯內容，以及最高法院對於二商標近似與否部分之以聲明不專用、商標混淆誤認之虞近似判斷採顯著主要部分觀察、聲明不專用部分已取得後天識別性為著名商標之顯著部分之判斷基礎來探討聲明不專用與後天識別性之關係。最後，此判決主文為上訴駁回，數字科技股份有限公司之商標與商標近似構成侵權。
一、案件事實部分二造對於商標近似與否分別主張如下：
- 本件被上訴人─台北金融大樓股份有限公司主張：
“伊於民國89、90年間申請註冊取得如原判決附圖（下稱附圖）一所示第165568號、第165569號、第177868號商標（下分稱 568、569、868號商標，合稱系爭商標），其中568號商標「台北 101」、569號商標「TAIPEI 101」均以享譽國際之台北著名地標建築物 101大樓為設計傳達意象及觀念，具獨特識別性，經長期廣泛推廣宣傳使用，已成為國人所普遍認識熟悉，並經主管機關經濟部智慧財產局（下稱智財局）於96年 5月23日審定書認定為著名商標。上訴人未經伊同意，以近似於系爭商標之如附圖二「 101名品會」圖樣（下稱被控圖樣），申請註冊第0000000號、第1717610號、第0000000號、第0000000號商標（下合稱被控商標），使用於系爭商標同一或類似之網路拍賣、網路購物等交易平台之綜合性零售批發商品及服務，…，為商標法第68條第3款、第70條第2款所定侵害系爭商標權之行為” (註1)。
- 上訴人─數字科技股份有限公司則主張：
“被上訴人已就568、569號商標其中之數字「101」部分聲明不專用，自願放棄該部分權利，而伊使用「101」為品牌名稱之時間早於系爭商標註冊，非攀附被上訴人商譽，更無侵害系爭商標權之惡意，且系爭商標並未指定使用在「網路購物」服務，…，資為抗辯” (註2)。
二、最高法院判斷基礎有以下三點（註3）：
- 商標法第29條第 3項規定之聲明不專用制度，僅係於審查及核准程序，就可能發生商標權爭議的情形，預作防範之行政措施，註冊商標是否就特定事項聲明不專用，非日後判斷該事項是否具識別性之唯一依據。
- 商標混淆誤認之虞的判斷，應以消費者之角度為觀察，而商品或服務向消費者所展示之商標乃其整體圖樣，非以割裂後之各部分，分別呈現，故商標間有無存在混淆誤認之虞及是否近似之判斷，必須就商標圖樣整體觀察，其中不具識別性的部分，仍可能影響商標近似與否的判斷，尤其該聲明不專用部分，業經商標權人在市場上實際使用而產生變化，取得後天識別性，即不再為不得註冊之事由（同條第 2項規定參照）。
- 如其已形成著名商標之顯著部分，在就商標圖樣為整體觀察判斷是否近似時，非不得併斟酌該具顯著性之主要部分，不以商標權人另案以之申請商標註冊為必要，俾符合我國商標法、各國法律或國際公約對著名商標提供更強化保護規範之意旨。
三、最高法院依據以上基礎，綜合事證駁回上訴之理由如下：
“原審本於認事、採證之職權行使，綜合相關事證，合法認定被上訴人為系爭商標權人，該商標以數字「101」與中英文「台北」、「TAIPEI」或 101建築體圖形組合而成，已成為著名商標，其中「101」更為消費者熟悉之表徵，屬系爭商標之顯著部分，而經整體觀察，上訴人所使用被控商標在後之中文「名品會」，僅為傳達有關名品聚集之意涵，應以起首粗字體設計之數字「101」較醒目，為消費者辨識商品或服務來源之主要部分，其與系爭商標之「101」部分完全相同，僅字型有些許差異，於整體外觀、觀念，均極為相彷，被上訴人雖不得就其聲明不專用之「101」部分單獨主張商標權，惟「101」已成為系爭商標之顯著部分，依商標整體圖樣比對，得判斷被控商標與系爭商標構成近似，且被控商標所使用之網路購物或類似服務，在系爭商標所指定使用之範圍內，二者為類似之服務，相關消費者以普通之注意，於異時異地隔離觀察該二商標，無法區辨為不同來源，易生混淆誤認兩者有關係企業、授權、加盟或其他類似關係之虞。…” (註4)。
四、自最高法院判決探討聲明不專用與後天識別性之關係
自最高法院審理此案的心證來看，「台北101」商標中的「101」數字雖然已經聲明不專用，但經由商標權人大量行銷、宣傳使用整體商標圖樣已臻著名且「101」亦為商標顯著部分，為消費者認識品牌的主要識別形象之一，成為表彰之商品或服務提供者的來源時，即因聲明不專用的部分為商標圖樣的主要識別部分，而有機會得排除他人之使用。
也就是說，當商標圖樣組成包含原來不具先天識別性的部分，而該聲明不專用部分為商標主要顯著部分，經使用已廣為我國消費者所知悉，達到著名商標之程度取得後天識別性，就商標整體主張商標權時，即得因其為主要顯著部分而判斷二商標構成近似。基此，當二商標主要顯著部分近似程度高，導致消費者無法清楚區辨二商標之來源時，縱使該主要部分已經聲明不專用，仍有機會主張其為整體商標圖樣中的主要顯著部分業已取得後天識別性，有排除他人使用相同或近似程度高之商標侵權情況。
不過，商標圖樣中包含不具識別性的部分，是否能取得後天識別性即為其中的關鍵，應就個案聲明不專用的文字、實際使用情況綜合判斷。上述判決之系爭商標「台北101」是指原為「101」原來數字係不具識別性部分而聲明不專用，而後取得後天識別性之情況。倘若商標圖樣中聲明不專用的部分已經是常用的「說明性文字」，如 「火鍋」、「咖啡」申請註冊在餐廳相關服務、「宅配」的服務提供態樣申請註冊在運輸業服務；或是「通用名稱／標章」如「銀行」申請註冊在銀行服務，此種一般常見詞彙經過聲明不專用或無須聲明不專用的文字，再取得後天識別性機會極低的情況，可適用上述標準適用判斷基礎機會低。
此外，從最高法院 109 年度台上字第 1758 號民事判決也可以來思考，當一商標註冊包含已經聲明不專用的文字(如數字「101」)，經註冊公告後公眾得知悉商標圖樣中包含無法取得專用權的部分。日後如果原來不具識別性的文字，經爭訟程序被認為係著名商標取得後天識別性，是否得為保護著名商標，無需另案申請即得因為該聲明不專用的文字為商標主要顯著部分(如數字「101」)，得以排除他人商標註冊？或，商標權人應將包含原聲明不專用部分的商標另提出新案申請，且原來需要聲明不專用的部分經審查取得後天識別性，無須聲明不專用時才得以獲得商標權保護，始得排除他人註冊及使用？(按，目前智慧局商標檢索系統中，針對該註冊第165568號商標案，仍記載：圖樣上之[台北]及[101]分別不在專用之內)。
依聲明不專用的制度主要係為「避免商標註冊後，商標權人就取得之商標權利範圍，因其主觀認知及於客觀上不具識別性之事項，據以主張權利時，將造成競爭同業的困擾，或若未聲明不專用，可能造成註冊商標權利範圍不明確，使競爭者躊躇於該不具識別性事項之使用，亦不利於市場公平競爭」(註5)。然而，以本案觀之，此聲明不專用制度會因該聲明不專用部分取得了後天識別性而有變化，亦即，即使商標註冊證上就「OOO不在專用之內」，不代表該OOO部分日後永遠不能排除他人使用。因此，第三人因信賴智慧局商標註冊公告之商標權取得範圍（包含聲明不專用部分），而使用不具識別性的聲明不專用部分、或作為其他商標的一部份申請商標註冊或行銷宣傳，仍須謹慎考量該聲明不專用部分是否取得後天識別性使商標權人可就此主張其為商標主要識別部分，而排除近似商標申請註冊或使用。在此情形下，對於第三人而言商標權保護範圍將變得不明確，恐不利於相關業者之市場公平競爭，也未能實踐聲明不專用制度為了避免商標權範圍產生疑義之虞而制定的目的。
※參考資料：
註1：節錄自最高法院 109 年度台上字第 1758 號民事判決。
註2：同前揭註。
註3：同前揭註。
註4：同前揭註。
註5：請參見中華民國101 年 5 月 2 日經濟部經授智字第10120030691 號令修正發布 101 年 7 月 1 日生效之「聲明不專用審查基準」，第2頁。