★言信專題分享-英國脫歐(Brexit)後歐盟商標在英國的現在與未來
(作者：言信國際專利商標事務所 商標部主任 黃苓禎)
英國於2020年1月31日脫離歐盟，且現已屆滿2020年12月31日之過渡期 (transition period)，原已在歐盟已經提出申請、註冊的歐盟商標該如何管理與維護，想必對歐盟商標申請人及商標權人來說是重要應關注的議題。以下內容主要為介紹英國脫歐後，英國智慧財產局公告對於在歐盟已提出申請商標、已取得註冊的歐盟商標、延展維護的程序，以及商標使用證據的相關制度概述。
一、歐盟已註冊的商標在英國智慧財產局會自動建立對應的英國商標案（“cloned” or “comparable” UK trade mark)
2021年1月1日前在歐盟已註冊的商標，英國智慧財產局 (UKIPO)在2021年1月1日起對每一件在歐盟已註冊商標作出對應獨立的商標案件，申請人無須對已註冊之歐盟商標在英國另外提出新案申請或支付申請的費用。為了與原來英國已註冊的商標相區隔，英國商標註冊號會在原歐盟商標註冊案號後8碼之前加上「UK009」。此外，對應的英國商標保留原來在歐盟申請註冊的申請日期、主張之優先權日期或英國居先權日(original priority or UK seniority dates)及其相同的商標程序階段(參見參考資料1、參考資料2）。
以下即以一歐盟商標註冊案(該案申請時有主張優先權)為例，於英國脫歐後UKIPO自動建立對應的英國商標案，可見英國智慧財產局所建立的商標申請資訊中，除了在商標註冊案號加上「UK009」的不同外，其餘商標期日資訊皆與原歐盟商標註冊案相同。
歐盟商標註冊第018012877號其於歐盟之商標註冊資訊如下：
圖一：截取自歐盟商標局公告之註冊第018012877號商標資訊
圖二：截取自歐盟商標局公告之註冊第018012877號商標資訊
上列歐盟商標於英國智慧財產局自動建立的商標申請資訊如下：
圖三：擷取自英國智慧財產局商標局公告之註冊第UK009018012877號商標資訊
此外，針對對應的英國商標案，英國智慧財產局不會核發新證書，商標權人需自行至 GOV.UK 官網查詢商標相關資料(參見參考資料1、參考資料2)。
二、歐盟審查中的商標申請案應於2021年9月30日前於英國智慧財產局提出新申請案
由於英國僅對於2021年1月1日前在歐盟已註冊的商標建立對應的英國商標案。因此，在2021年1月1日前已向歐盟提出申請但仍在審查中的歐盟商標申請案，申請人須在2021年9月30日前向英國智慧財產局提出申請案，其需要符合下列要件：
- 與歐盟申請案相同的商標；及
- 指定於相同或部分的商品或服務。
在符合要件下，該英國商標新申請案可保留較早申請的歐盟商標申請日、國際優先權日(international priority)和英國居先權(UK seniority)，並依英國商標審查及公告之標準，以及產品地理標示(geographical indications)進行審查(參見參考資料1)。
如果在2021年9月30日前，申請人在英國提出新商標申請案，須留意是否已有相同或近似的商標先於歐盟申請註冊在相同或類似的商品或服務。若有，由於該歐盟商標申請案得於2021年9月30日前向英國智慧財產局提出申請，且該申請日與歐盟商標申請相同。在此種情況下，即使申請人先在英國提出商標申請，但仍有可能產生.在後英國商標申請案其係為對應之歐盟申請案因此其申請日較早的情況。
三、商標權延展
對應的英國商標其延展日期與原歐盟商標相同，未來該對應之英國商標和歐盟商標須分別提出商標延展申請及提交延展費用。關於商標權的延展，以2021年1月1日前、後六個月為分界點，就商標延展的制度有所不同茲分述如下(參見參考資料1)：
(一) 2021年1月1日後歐盟商標權始屆期
依英國商標制度在商標專用權屆期前六個月，官方會下發延展屆期通知，此制度也適用於對應的英國商標。不過，由於英國智慧財局作業時間不足，目前僅適用在2021年1月1日起，六個月後屆期的商標才會進行通知。
如果2021年1月1日起六個月內商標專權屆期的商標，適用另一新制度，即官方會在延展屆期日或屆期日後可行實施日盡快發出延展通知，並在核發通知日起另再給予六個月辦理延展。惟此程序是等同於在超過商標延展期限提出延展申請，如果該商標延展寬限期內屆期，無須支付額外的延展費用，僅需支付基本的商標延展規費。此外，若歐盟商標在2021年1月1日後才屆期，即使商標權人在2021年1月1日前已在歐盟提出延展申請，此歐盟商標權延展效力並不及於英國對應商標。
若英國對應商標未辦理延展，則該英國商標將自商標局移除。如擬申請恢復商標權，須依英國現行商標法之規定辦理。
(二) 2021年1月1日前歐盟商標權已屆期
英國智慧財產局會將(1) 2021年1月1日前六個月已屆期的歐盟商標，以及(2)延展寬限期六個月內尚未辦理延展的歐盟商標，此二種商標權已屆期的歐盟商標，該對應的英國商標案依歐盟商標之狀態標示為「已過期 (expired)」。如果歐盟商標辦理遲延延展(late renewal)，其遲延歐盟商標延展的效力將及於對應之英國商標，該對應之英國商標無須再行辦理延展。反之，若歐盟商標權人在延展寬限期內未辦理延展，則其對應的英國商標權自2021年1月1日起將於延展寬限期限過後失效，英國智慧財產局將移除該對應之英國商標。
四、認定英國對應商標之使用證據及商譽方式
在英國商標註冊後須連續五年皆有使用，若未使用則可能會被撤銷。然而，對應的英國商標案是在2021年1月1日後才建立於英國智慧財產局，而該商標在歐盟取得註冊後未必在英國有使用。有鑑於此，新商標法對於在2021年1月1日前五年內，在歐盟境內的使用，無論是否在英國境內，相關商標使用證據皆可視為是對應的英國商標案使用證據 (詳見參考資料1)。
五、總結及建議
綜合上述，首先，歐盟商標申請人須留意，若於在2021年1月1日之前於歐盟提出新商標申請案，但尚未獲准註冊者，由於英國智慧財產局僅對在2021年1月1日前在歐盟已註冊商標於作出對應獨立的英國商標案。因此，若考慮該歐盟商標未來使用國家及於英國者，尚在審查中的歐盟商標申請案須盡快於2021年9月30日前在英國提出對應的商標申請佈局。未來有意拓展市場至歐盟、英國經商之業者，若希望公司之相關品牌於當地獲得保護，即須考慮在歐盟和英國皆申請商標。
此外，關於商標權延展10年之維護，若歐盟商標專用權的屆期日落在2021年6月30日前者，而此商標會繼續於英國使用者，建議盡快向英國智慧財產局提出商標延展申請。又，歐盟、英國商標專用權延展即將屆期者，若需要持續在歐盟和英國使用該註冊商標，須分別向歐盟商標局和英國智慧財產局皆提出延展申請，避免僅在歐盟提出延展，而忘了維護英國商標權。
另外，2021年1月1日起，英國UKIPO接受的服務註冊地址(Address for Service, AFS，即申請人與UKIPO聯繫之通訊地址)僅限於英國，因此，若申請人之歐盟商標新申請案或請求商標的爭議程序，原先係由非英國之其它於歐盟地區代理人辦理，該對應英國商標案的AFS無法登記該原歐盟地區代理人之地址，故該對應英國商標案須留意其代理人資格問題，建議盡速與歐盟商標案之代理人聯繫，確認其是否有於英國分所或配合之事務所供AFS登記，以免日後漏失UKIPO之通知文件。
最後，建議商標權人妥善留存歐盟商標在歐盟、英國境內的相關使用證據，若第三方對英國對應商標提出連續五年未使用之撤銷申請，才能避免因無相關商標使用證據而面臨商標權被撤銷的情況。
參考資料：
- Guidance EU trade mark protection and comparable UK trade marks (30 January 2020), https://www.gov.uk/guidance/eu-trade-mark-protection-and-comparable-uk-trade-marks
- News story Intellectual property after 1 January 2021 (28 October 2020), https://www.gov.uk/government/news/intellectual-property-after-1-january-2021