★言信專題分享-歐盟單一專利制度之施行實務

(作者:言信國際專利商標事務所 專利工程師 李依蓓)

 

  • 前言

先前已於本欄專題「歐盟統一專利法院(UPC)及單一專利(UP)之介紹」中概述何謂UPC以及其相關歷程演變,而隨著單一專利的相關法條逐漸通過,UPC有了新的進展。目前,德國預計將在2022年12月中旬提交批准文書,而後UPC將於2023年4月1日起正式生效。隨著生效日越趨逼近,申請人將面對如何分別處置已核准或未核准之歐洲專利的實務問題,同時亦應該釐清加入單一專利制度對於自身專利所帶來的正面或負面影響為何。據此,本專題進一步針對即將迎來的單一專利制度作更為詳盡的分析,以供有興趣的讀者參考。

 

  • 傳統制度與單一專利制度之流程差異

與傳統的歐洲專利申請程序相同,單一專利制度亦係經由形式檢查、檢索、實質審查以及翻譯請求項等程序後方能獲准專利;然而,在傳統的制度中,申請人須於專利公告後的3個月內選擇想進入之國家以令專利生效。在專利生效後,該專利僅受該選擇進入之國家法律管轄,並依據該國之專利法所規範。若有第三方欲針對所述專利提出訴訟,則須需於各個國家個別提起訴訟;也因此,於傳統制度下,在歐洲各國撤銷專利所需之訴訟費用相當可觀。

相較之下,單一專利制度中,申請人須於專利公告後的1個月內(頂多額外延長一個月)提出單一專利申請,而後該案便能於專利於單一專利制度之成員國中一併生效。需要特別注意的是,由於提出單一專利申請需要再將案件翻譯為任一歐盟的官方語言(普遍會選擇德文),故申請人或其代理人須特別注意提出申請之時限。除此之外,比起視為一項「必要措施」,單一專利制度應更偏向是一項「附加措施」;亦即,在沒有重複申請的情形下,申請人可以依據不同專利申請案之個別需求選擇採用傳統制度或者單一專利制度,例如:提出單一專利申請的同時,亦在非單一專利制度會員國(如英國、西班牙、克羅地亞及土耳其)中採行傳統制度生效。

 

  • 有關單一專利制度之施行實務

單一專利制度預計於2023年4月1日的生效日前三個月(2023年1月1日至2023年3月31日)被稱為「日出期(Sunrise Period)」;作為緩衝期,申請人可以在該期間內將自身的歐洲專利申請案退出該統一制度(Opt-Out),而不會受到第三方於統一專利法院興訟牽制。相反地,若申請人若想令申請案在所述生效日後隨即受到單一專利制度的保護,則可以選擇在收到歐洲專利局核發之核准通知後提出延後授權,以利案件在生效日過後才被公告而得以隨即提出單一專利申請;亦或是申請提前的單一專利申請。

進一步地,在單一專利制度正式實施後,不論歐洲專利係經傳統歐洲專利制度申請或經單一專利制度所核准授權,皆由統一專利法院所管轄,除了原先便經由單一專利制度申請之案件,其餘專利皆可在7年的管轄過渡期(可額外延長7年,故最長)內提出退出請求;退出後之專利便係由個別的國家法院所管轄。在統一專利法院的管轄下,專利僅能在各會員國同時維持限制、轉讓、撤銷或無效之狀態。換言之,申請人應考量將相對重要且易為興訟目標之專利退出統一專利法院之管轄。另外,值得注意的是,若專利權人選擇將案件退出統一專利制度,尚有一次機會能重新加入;然而再次加入後便無法再次退出,且一旦進入統一專利法院中的訴訟審理程序後便無法選擇退出。

 

  • 傳統歐洲專利申請流程與單一專利制度之抉擇

針對傳統申請路徑或是單一專利制度的選擇,申請人首先可以考量申請成本之面向;單一專利制度旨在降低申請花費,且其所涵蓋的國家大約占歐盟的66%,然而許多申請人可能在意的國家並不在其中,例如:英國、西班牙、克羅地亞及土耳其。況且,單一專利制度的年費大約是傳統制度中德國、法國、英國及荷蘭的總合,後續還需將專利文件全文翻譯;故,若申請人考慮專利後續進入的國家數目不多且較為主流(例如:英國、法國及德國,且傳統制度下進入該三國之專利得自動生效而無需翻譯),則採行單一專利制度未必是最佳解。

至於是否加入或退出統一專利法院之管轄,則無標準答案;考量統一專利法院為新的機構,並未有先前判決或相關案例可供參考,因此不利申請人預判判決結果。此外,如同上一部分所述,單一專利最大的優點也是最大的缺點在於,其受到統一專利法院的判決結果具有一致性,亦即該判決將在所有成員國內一併生效。更且,若選擇退出後,雖不受統一專利法院訴訟的威脅,然申請人亦無法發起單一訴訟。

 

  • 結語

歐洲單一專利制度以及統一專利法院來得急促,也令申請人大多措手不及。然而初步的因應之道,筆者認為可以大致總結如後:首先,針對未核准/審查中的專利應基於後續希望實施的國家考量並計算成本,再決定是否採取單一專利制度的路徑。再者,對於一般的專利權人而言,針對已核准/即將核准的案件可以評估專利本身的重要性或是被成功撤銷的可能性(例如:藥品或生技領域專利較常是興訟標的;曾在審查過程中遭受第三方提出異議,然最終仍成功克服的申請案面對或許在統一專利法院的審理中具有較高強度)而決定是否退出統一專利法院的管轄。相對地,對於可能提出訴訟的專利權人而言,則可以選擇保留在統一專利法院的管轄範疇之中。

除此之外,申請人還可利用分割案的方式,將母案加入統一專利制度,而將子案退出統一專利制度。綜上所述,依據不同的案件內容及價值,申請人可採行的策略亦有所別。故,申請人應當儘早詳細分析自有的歐洲專利之現況,以利在新制度的實施下保有最大化的利益。

 

 

參考資料:

[1] 中國權利人如何布局歐洲統一專利:適用情形及具體理由

https://mp.weixin.qq.com/s/_NukyunRqMlqCY86Tdw8Gw?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=&utm_term=2022-11-23

[2] EPO官方通知

https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/01/a5.html