★言信專題分享-簡介美國商標之使用證明稽核制度與相關商標官方規費調整

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(作者：言信國際專利商標事務所 商標部主任 黃苓禎)

 

由於美國商標法係採使用主義，依美國商標法(Trademark Act.)於Section 8 和Section 71中規定，為維持商標註冊，當商標獲准註冊後第5至第6年，以及10年延展時，商標權人須提出使用宣誓書，宣誓在市場、商業活動上商標使用於所有註冊的商品或服務，並提出註冊商品或服務之使用證明(註1)。

美國專利商標局(下稱USPTO)為了促進商標登記註冊的完整性，能夠讓任何人在查詢USPTO商標資料庫之註冊商標資訊時可得知最正確、最新的資料，希望商標權人在提出section 8 或section 71使用宣誓書之前能夠盡早確認註冊商標不再使用的商品／服務或類別，並刪除不再使用的商品／服務或類別，盡早符合使用宣誓的規範。USPTO於2021年1月2日施行關於商標法規費調整修正之37 C.F.R. 2和37 C.F.R. 7，其中針對提出section 8 或section 71使用宣誓書前及提出使用宣誓書後之審查階段，提出刪除商品／服務或類別的申請制定不同的收費情況(註2)：

  1. 提使用宣誓前

在商標提出section 8 或section 71使用宣誓之前刪除商標註冊案商品／服務或類別，此時僅需支付官方提出使用宣誓的費用，無需支付額外費用(additional fee)。

  1. 提出使用宣誓後之審查期間

若於提出section 8或section 71使用宣誓後之審查期間刪除商品／服務或類別將會收取費用每一類美金$250。

基於上述，若美國商標權人不希望在使用宣誓書之費用外，另產生刪除商品服務或類別的規費支出，於商標申請註冊即應確實使用已註冊之商品／服務，並於提出section 8 或section 71宣誓前確認註冊之商品／服務使用情況，以確保提出使用宣誓書之正確性。

此外，自2017年11月起，為使商標註冊案之註冊資訊正確和完整性，USPTO施行一使用證明稽核制度(Post Registration Audit Program)，隨機審核提出使用宣誓之商標註冊案，即經抽查之案件官方將發文要求商標權人除了已提出之使用證明外，另抽查註冊案每個類別中其他2個指定審核的商品／服務(註3)。若商標權人未能提出USPTO稽核之商品／服務，在提出使用宣誓後刪除商品／服務或類別，將另產生額外減縮商品／服務或類別之費用。舉例來說，若商標申請註冊之範圍如下：

  • 第25類申請註冊在「帽子；上衣；褲子；手套；腰帶」。
  • 第30類 申請註冊在「麵包；餅乾；咖啡；茶；麵粉」。
  • 第35類 申請註冊在「麵包零售店」

而官方指定抽查第25類的 「帽子；腰帶」 和第30類的「咖啡；麵粉」，商標權人即須提出官方抽查註冊案中的指定稽核2個商品之使用證明，例如：商品上或外包裝上標有本件商標之照片、在銷售場所展售商品的照片…等。倘若商標權人無法提供指定查核之商品使用證據資料，依商標權人回覆審查意見的方式可能面臨以下情況：

  1. 未能提出指定審核之商品使用證據資料，或擬刪除抽查稽核之任何一個指定商品服務，官方將再次通知商標權人須提供被稽核的類別中其他剩餘指定商品之使用證明。又，刪除任何一個商品／服務，將另須繳納官費(註3)：
  • 每次刪除商品的費用每類美金250元。
  • 此外，刪除商品／服務即意指原已提出的使用宣誓書有缺陷(deficient)，官方會依照提出修正使用宣誓書之日期或刪除商品之日期，來評估是否商標權人須繳納修正使用宣誓之費用(deficiency surcharge)美金100元。

若回覆審查意見時未一併繳納上述(1) 刪除商品的費用每類US$250；(2) 修正使用宣誓之費用美金 100元(此費用需依修正使用宣誓之日期而定)，官方將再次來文通知所需繳納之規費，如未繳納上述規費，此商標註冊案將會被撤銷(註3)。

  1. 僅提供部分和／或刪除部分指定審核之商品服務

官方將會再次來文要求商標權人對於僅提供刪除商品服務或未能提供使用證明之類別，該類別其他剩餘指定商品之使用證明。此情況下，亦須繳納上述(1)、(2)之費用(註3)。

  1. 無法提供指定審核之商品／服務

此時商標權人必須刪除指定審核之商品，和其他無法提供使用證明之商品時，而且，官方將來文要求就所有被抽查審核之類別中尚未提供使用證明之商品服務(註3)，提出相關證據資料以證明商標之商品服務實際在市場上使用。

綜上所述，本所建議為維護美國商標權，首先，商標權人申請商標註冊之商品／服務皆須實際於市場上使用並留存相關使用證據。其次，商標獲准註冊後第5至第6年以及10年延展提出使用宣誓之前，商標權人須先確認、檢視商標已註冊之商品／服務實際在美國商標活動中使用之情況，斟酌需刪除未使用的商品／服務或類別，以避免官方稽核指定之商品／服務後，商標權人因無法提供在市場上商標使用實際之證據，需多次進行答辯、刪除商品／服務或類別和繳納相關規費程序。

倘若提出使用宣誓書後，商標權人無法提出官方稽核之指定商品／服務使用證明時，商標權人得於收到審查意見後，一次清查商標註冊商品／服務之實際市場上使用情況，刪除無法提供使用證明之商品／服務或類別，且一併提出註冊案中確實使用商品服務的使用證明，並同時向官方繳納刪除商品服務和修正使用宣誓費費用(依回覆官方意見書時點而定是否繳納此費用)，以避免後續再收到官方審查意見和每次答辯刪除商品服務需另繳納規費之情況。

 

※參考資料：

註1：USPTO, Definitions for maintaining a trademark registration,

https://www.uspto.gov/trademarks/maintain/forms-file/definitions-maintaining-trademark;

USPTO, Registration Maintenance/Renewal/Correction Forms,

https://www.uspto.gov/trademarks/maintain

 

註2：USPTO, Summary of FY 2021 Final Trademark Fee Rule,

https://www.uspto.gov/trademarks/laws/updated-trademark-ttab-fees-processes#;

USPTO, USPTO fee schedule,

https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule

 

註3：USPTO, Post Registration Audit Program,

https://www.uspto.gov/trademarks/maintain/post-registration-audit-program